Практика.IP

2021-08-31 13:32:28 ​​Пятничный challenge возвращается в новом формате! Определяем наличие различительной способности Как известно, основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака является не только наличие сходства до степени смешения между товарными… Открыть/Комментировать

2021-08-31 12:13:52 McDonald's обратился в Роспатент в заявкой на регистрацию товарного знака «Макдак»

Как поясняют представители компании, заявка на товарный знак подана в соответствии с планами по защите бренда. Слово "макдак" используется в разговорной речи для обозначения ресторанов McDonald's. Теперь сленговое название, вероятно, будет зарегистрировано официально. Открыть/Комментировать

2021-08-27 17:21:22 ​​Пятничный challenge возвращается в новом формате! Определяем наличие различительной способности

Как известно, основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака является не только наличие сходства до степени смешения между товарными знаками, но и отсутствие различительной способности заявленных обозначений (п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

Как раз в двух кейсах, представленных ниже, Роспатент отказал в государственной регистрации товарных знаков ввиду отсутствия различительной способности.

Только в одном деле Роспатент установил наличие различительной способности, поскольку товарный знак представляет собой фантазийное обозначение. Сможете угадать, в каком?

#Палата_challenge #Палата_why

Ставьте цифру кейса, в котором Роспатент пришел к выводу о наличии различительной способности (1,2,3). Открыть/Комментировать

2021-08-25 17:21:48 ​​Студия Артемия Лебедева потребовала 1 миллион рублей компенсации за неправомерное использование шрифта производителем круп.

Постановление СИП от 04.03.2021 по делу № А56-90543/2019

Фактические обстоятельства дела:
Студия Артемия Лебедева, являющаяся доверительным управляющим шрифта «Клементина», обнаружила, что производитель круп использует аналогичный шрифт на упаковках своей продукции («Пшено», «Пшеничка», «Смесь золотистого и дикого риса» и т.д. - см. картинку ниже).
В суде Студия заявила требования о взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей.

Позиции судов:
Суд первой инстанции признал требования Студии о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на объект авторского права - шрифт - обоснованными, но размер компенсации снизил до 300 000 рублей.
Снижая размер компенсации, суд принял во внимание факт приобретения ответчиком права на шрифт у третьего лица по договору авторского заказа, а также приобретение неисключительной лицензии у правообладателя шрифта «Клементина» после предъявления требований Студии.
Апелляция и СИП согласились с установленным судом размером компенсации и не выявили оснований для ее дальнейшего снижения.

#IPСИП #IP_товарныезнаки Открыть/Комментировать

2021-08-24 20:26:16 Можно ли распространить действие договора авторского заказа на ранее сложившиеся отношения сторон

Постановление СИП от 19.03.2021 по делу № А41-51614/2019

Фактические обстоятельства дела:
Предприниматель выявила, что ответчик использует ранее задепонированные ею изображения упаковок косметических и эфирных масел и обратилась в суд с требованием о признании товаров ответчика контрафактными и их изъятии из оборота.
В обоснование наличия исключительного права на изображения предприниматель представила договор авторского заказа, заключенный после начала судебного разбирательства, но распространенный на ранее сложившиеся отношения сторон договора.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Позиция судов первой и апелляционной инстанций:⠀
Истцом не доказано наличие у него исключительного права на произведённую обществом продукцию, поскольку факт депонирования произведения не связывается с презумпцией авторства, установленной ст. 1257 ГК РФ.
К представленному договору авторского заказа суд отнесся критически, полагая, что договор был
составлен только для суда и до его заключения между сторонами правоотношений не существовало.
Суды также усмотрели в действиях истца злоупотребление правом.

Позиция СИП: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Суд согласился с выводами нижестоящих судебных инстанций, указав, что сертификат о депонировании изображений не подтверждает авторство, а указывает на существование факта наличия экземпляра произведения на определенный момент времени (см. позицию ВС РФ на эту тему).
СИП также подтвердил, что действие договора авторского заказа не может распространяться на период, предшествующий дате его заключения, так как исключительное право по договору авторского заказа не может возникнуть ранее самого факта создания его автором соответствующего объекта. Из положений ст. 1288 ГК РФ следует, что условие об отчуждении заказчику исключительного права может быть предусмотрено договором, т.е. также связывается с моментом заключения такого договора и, следовательно, не может возникнуть ранее его заключения.
Кроме того, в договоре отсутствовало техническое задание, позволяющее установить, какие именно объекты дизайна разрабатывались автором по договору.

Итог: оставить кассационную жалобу без удовлетворения. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀

#IPСИП #IP_товарныезнаки Открыть/Комментировать

2021-08-23 18:14:23 Можно ли зарегистрировать право залога на программу ЭВМ

Постановление СИП от 26.03.2021 по делу № А40-52797/2020

Факторинговая компания (залогодержатель) и компания-залогодатель обратились в суд с иском о признании незаконными действий Роспатента по отказу в принятии заявления о регистрации права залога на программу ЭВМ.

Позиция суда первой инстанции:
Поскольку законодательство позволяет передавать в залог исключительное право на программу для ЭВМ и регистрировать его в соответствующем реестре по желанию правообладателя, обжалуемые действия Роспатента незаконны.
Залог исключительного права по договору на зарегистрированную программу для ЭВМ также подлежит государственной регистрации.
Роспатент обратился в СИП с кассационной жалобой, указав, что действующее законодательство не предусматривает регистрацию залога исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ.

Позиция СИП:

В отношении программ для ЭВМ и баз данных ГК устанавливает, что государственной регистрации подлежит только отчуждение исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ или базу данных по договору, а также переход исключительного права на такую программу или базу данных к другим лицам без договора.
Распоряжение исключительным правом по договорам, не предусматривающим переход исключительного права в отношении программы для ЭВМ, в том числе залог, государственной регистрации не подлежит.

Итог: решения нижестоящих судов отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать.

#IPСИП #IP_товарныезнаки Открыть/Комментировать

2021-08-23 12:07:56 ​​Компания продает чай в упаковке с чайницами в стиле Гжели. Есть недобросовестная конкуренция с Гжельским заводом ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Постановление СИП от 25.03.2021 по делу № А40-87606/2020

Фактические обстоятельства дела: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
Гжельский фарфоровый завод обнаружил, что компания «Конфуций» реализует чайную продукцию в подарочных упаковках с чайниками, расписанными под гжельские узоры, а также маркированных НМПТ «Гжель», обратился с жалобой в ФАС на нарушение ст. 14.6 Закона о защите конкуренции.
ФАС отказала в возбуждении дела, посчитав, что производитель чая и Гжельский завод - не конкуренты.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ Гжельский завод с решением ФАС не согласился и обратился в суд.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Позиция суда первой инстанции: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
Суд посчитал, что продажа чая в сине-белых чайниках не направлена на создание недобросовестных преимуществ перед Гжельским заводом и не может привести к убыткам последнего. Производители чая и посуды находятся на разных товарных рынках.
Чайница, которую использует «Конфуций», похожа на гжельский штоф для винно-водочной продукции и не может вызвать смешения у потребителей, так как алкогольная продукция и чай - не взаимозаменяемые товары.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Позиция Президиума СИП: ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
Гжельский завод не представил доказательства самостоятельного производства «Конфуцием» керамических чайниц. Помимо Гжельского завода правом размещения НМПТ «Гжель» обладают еще 6 субъектов, поэтому неправомерность размещения на чайницах обозначения «Гжель» не доказано. ⠀⠀⠀
Довод Гжельского завода о том, что потребители, желающие приобрести гжельский сувенир, могут сэкономить и купить более дешевую чайницу «Конфуция» необоснован, так как чайная продукция реализуется в гипермаркетах и магазинах, где не продаются товары народных промыслов.⠀⠀⠀ ⠀⠀
Заявитель также не прав, считая, что все товары, маркированные «Гжелью», взаимозаменяемые: товары оцениваются, исходя из их функционального назначения, применения, качественных и технических характеристик, цены и других параметров с учетом возможности и готовности потребителя заменить один товар другим, а не из внешнего вида, особенностей оформления и маркировки. ⠀
Одного только факта реализации товара производителем чая не достаточно для подтверждения возникновения смешения у потребителей.
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Итог: акты нижестоящих судов оставить в силе
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #IPСИП #IP_товарныезнаки Открыть/Комментировать

2021-08-20 17:00:02 Всегда ли товарный знак, указывающий на географическое место, не связанное с продукцией, является вводящим в заблуждение?

Постановление СИП от 19.03.2021 по делу № А40-36389/2020

Фактические обстоятельства дела:
Роспатент отказал Обществу в отчуждении исключительного права на товарный знак «ФОНТАНКА» другому Обществу, имеющему местонахождение в Республике Башкортостан.
Роспатент мотивировал отказ тем, что спорный товарный знак ассоциируется в сознании потребителей с городом Санкт-Петербург, в связи с чем его отчуждение лицу, имеющему местонахождение в другом регионе, может явиться причиной введения потребителей в заблуждение относительно места производства товара или места нахождения изготовителя товара и лица, оказывающего услугу.
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию Роспатента, Общество подало кассационную жалобу в СИП.

Позиция суда первой инстанции:
Обозначение «ФОНТАНКА» указывает на географический объект, находящийся на территории города Санкт-Петербурга, в сознании потребителей ассоциируется именно с Санкт-Петербургом, при этом спорный товарный знак не содержит каких-либо иных элементов, которые влияли бы на восприятие указанного товарного знака потребителем, кроме того, он зарегистрирован для индивидуализации товаров широкого потребления.
Местом нахождения общества, в отношении которого предполагается отчуждения исключительного права на товарный знак, является Республика Башкортостан, поэтому такое отчуждение может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара (места оказания услуг), а также места нахождения изготовителя товара (лица оказывающего услуги).

Позиция Президиума СИП:
Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе.
Само по себе включение в спорное обозначение единственного элемента, указывающего на географический объект, не свидетельствует о введении потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров.
Нахождение общества не в городе Санкт-Петербурге, само по себе не может создать искаженное представление о товаре или его производителе, так как не лишает его права производить товары и оказывать услуги, указанные в перечне товарного знака, в Санкт-Петербурге.
Также товарный знак может использоваться для индивидуализации товаров и услуг, производимых и оказываемых не только самим правообладателем, но и иными лицами (в том числе находящимися в Санкт-Петербурге). При изложенных обстоятельствах обозначение «ФОНТАНКА» не способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товара (лица, оказывающего услуги) и места его производства.

Итог: решения нижестоящих судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

#IPСИП #IP_товарныезнаки Открыть/Комментировать

2021-08-20 15:45:58 Ждунное: о взыскании компенсации за незаконное использование произведения

Постановление СИП от 12.03.2021 по делу № А45-42221/2019

Обстоятельства дела:
Обществу «Си Ди Лэнд Контракт» на основании исключительной лицензии предоставлено право использования произведения «Ждун».
Лицензиат обратился в суд с иском к ИП Левченко В.А. и Обществу «СПО» (далее – соответчики) о солидарном взыскании компенсации в размере 5 200 000 руб. за незаконное использование произведения «Ждун». Размер компенсации был рассчитан истцом на основании п. 3 ст. 1301 ГК РФ.
Истцом заявлено, что соответчики совместно осуществили использования произведения «Ждун» при предложении к продаже, продаже товаров на сайте vsemayki.ru.

Позиция судов нижестоящих инстанций:
Нижестоящие суды удовлетворили исковые требования в полном объеме.

Суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности наличия у истца исключительной лицензии на использование произведения «Ждун».
Также суд посчитал обоснованным заявленный истцом размер компенсации.

Общество «СПО» обратилось в СИП с кассационной жалобой.

Позиция СИПа:
Размер заявленной истцами компенсации обоснован. Так, истцом представлен лицензионный договор с ООО «Патриот Проект», по условиям которого фиксированное вознаграждение за предоставление лицензии составляет 2 600 000 руб. и платежное поручение, подтверждающее оплату вознаграждения.

Суд апелляционной инстанции обоснованно отклонил возражения ответчиков относительно того, что лицензионный договор не позволяет определить стоимость однократного размещения произведения, а потому не может быть признан надлежащим доказательством по делу, поскольку, применительно к обстоятельствам данного дела, расчет суммы компенсации должен быть проверен на основании данных о стоимости права использования спорного произведения, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Вместе с тем ответчиками не представлены доказательства иной цены правомерного использования произведения, исключительным правом на которое обладает истец, сопоставимые с периодом совершения ответчиком вменяемого ему правонарушения.

Также подлежит отклонению довод заявителя о том, что в судебной практике по аналогичным делам компенсация за нарушение исключительных прав взыскивается в ином размере, в связи с чем судами первой и апелляционной инстанций нарушено единообразие правоприменительной практики, поскольку при определении размера компенсации за допущенное нарушение исключительных прав на объект интеллектуальной деятельности суды исходят из оценки доказательств, представленных в материалы конкретного дела, и установления фактических обстоятельств каждого дела.

Итог: судебные акты оставлены без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

#IPСИП Открыть/Комментировать

2021-08-19 19:24:23 ​​ Дело о нарушении исключительных прав на товарные знаки при хранении и реализации кондитерских изделий

Постановление СИП от 18.03.2021 по делу № А45-38205/2019

Фабула дела и позиция нижестоящих судов:
Правообладатели серии товарных знаков, в т.ч. товарных знаков «Кара-Кум» и «Бабаевский» (см. картинки) обратились в суд с иском к Обществу о взыскании компенсации в размере 7 697 200 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки.
Основанием для обращения в суд послужил мониторинг кондитерского рынка, в ходе которого было установлено, что ответчик реализует кондитерскую продукцию с использованием обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными на имя истцов товарными знаками.

Суд первой инстанции требования удовлетворил, исходя из:
доказанности принадлежности истцам прав на товарные знаки, фактов нарушения ответчиком указанных прав;
визуальном сходстве до степени смешения упаковок продукции ответчика и товарных знаков истцов. Суд отметил, что вероятность смешения дополнительно усиливается тем, что кондитерские изделия являются товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товара снижено;
обоснованности суммы заявленной истцами компенсации.

С выводами суда первой инстанции согласился суд апелляционной инстанции.

Позиция СИП:
Решение суда об отказе в привлечении Общества к ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ не свидетельствует о наличии оснований для освобождения ответчика от гражданской ответственности. Ввоз на территорию России товара, на который в стране происхождения законно нанесен товарный знак, не образует состав административного правонарушения и в том случае, если правообладателем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в России является иное лицо. В указанном случае права российского правообладателя могут быть защищены в порядке гражданского судопроизводства.

Не подлежит применению принцип исчерпания исключительных прав. В материалах дела нет доказательств того, что спорная продукция вводилась в гражданский оборот на территории Казахстана или России истцами либо иными лицами с их согласия. Доводы ответчика о наличии оснований для применения принципа исчерпания исключительных прав в связи с тем, что спорные товары произведены и маркированы спорными обозначениями на территории Казахстана с согласия правообладателей товарных знаков, зарегистрированных на территории Казахстана, связаны с неверным толкованием норм права.

Итог: судебные акты оставлены без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

#IP_товарныезнаки #IPСИП Открыть/Комментировать