Яндекс выиграл кассацию по делу 'Афиши' Анализируем, с чем не | Games of Brands / CLAIMS / Товарные знаки, Art law, Интеллектуальная собственность

Яндекс выиграл кассацию по делу "Афиши"

Анализируем, с чем не согласился Президиум СИП в решении суда в пользу дочки Рамблера

Яндекс зарегистрировал товарный знак "Яндекс Афиша". Компания Афиша, правообладатель товарного знака "Афиша", частично оспорила товарный знак в Роспатенте по п. 10 ст. 1483 ГК РФ. И если суд первой инстанции (СИП) встал на сторону Компании Афиша, то Президиум СИП заступился за Яндекс.

Особый пункт

Обычно нарушением товарного знака считается ситуация, когда обозначение нарушителя сходно со знаком до степени смешения в целом. От такого сходства товарные знаки защищены пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ — именно на него чаще ссылаются в подобных спорах.

Если же спорное обозначение не просто сходно с товарным знаком, а содержит его как один из элементов, то речь идёт не о сходстве в целом, а о вхождении одного знака в другой. Для таких случаев применяется другая норма — пункт 10 ст. 1483 ГК РФ.

Немного истории: дело МТС Афиши

Применение п. 10 ст. 1483 ГК РФ всё ещё вызывает вопросы в практике. Так, в деле по оспариванию Компанией Афиша товарного знака "МТС Афиша" МТС ссылался на то, что при анализе вопроса о соответствии товарного знака требованиям п. 10 ст. 1483 ГК РФ должно приниматься во внимание всё обозначение в целом в отношении словесных товарных знаков, элементы которых связаны по смыслу и грамматически. СИП посчитал, что предложенное толкование лишает норму п. 10 ст. 1483 ГК РФ какого-либо самостоятельного значения, приравнивая её к п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

Как и МТС ранее, Яндекс в споре с дочкой Рамблера ссылается на необходимость сравнения обозначений "Яндекс Афиша" как единой словесной конструкции и "Афиша" в целом, а не только элемента "Афиша" с товарным знаком "Афиша".

Как и МТС, Яндекс проиграл в первой инстанции. Однако в кассации Яндекс смог отстоять свою позицию и добиться пересмотра судебного решения.

Президиум СИП и его влияние на практику

Президиум СИП, отменяя решение по делу Яндекс Афиши, раскрыл методологию определения наличия сходства до степени смешения по п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

Методология предполагает установление следующих обстоятельств:

состоит ли "младший" товарный знак из двух и более самостоятельных элементов;

является ли какой-либо самостоятельный элемент "младшего" товарного знака сходным со всем обозначением "старшего" товарного знака другого лица;

зарегистрированы ли "младший" и "старший" товарные знаки в отношении однородных товаров и услуг;

вероятности смешения "старшего" и элемента "младшего" товарных знаков с учетом сходства обозначений и однородности товаров, а также дополнительных факторов, влияющих на вероятность смешения.

Вероятность смешения устанавливается с учетом того, воспринимается ли потребителями элемент, входящий в состав "младшего" товарного знака, в качестве товарного знака другого лица.

Президиум СИП указал, как определять, делится ли обозначение на элементы.

При разрешении вопроса о том, состоит ли "младший" товарный знак из одного или нескольких самостоятельных элементов суды должны принимать во внимание следующее:

любой словесный элемент формально состоит из отдельных букв, слогов или частей сложносоставного слова, каждая из которых может быть признана частью обозначения;

несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент, если они являются неделимыми словосочетаниями либо в силу специфики расположения слов в обозначении и обстоятельств его использования;

для признания частей обозначения самостоятельными элементами учитывается восприятие их как самостоятельных элементов потребителями.

В результате Президиум СИП отправил дело на новое рассмотрение, поскольку без анализа возможности деления обозначения на элементы выводы о сходстве товарного знака "Афиша" с одним из элементов товарного знака "Яндекс Афиша" являются преждевременными. Если СИП придёт к выводу, что "Яндекс Афиша" воспринимается как неделимое обозначение, то применяться будет уже п. 6 ст. 1483 ГК РФ, а не п. 10 ст. 1483 ГК РФ.